M&A: Marca e Registro no INPI

A fusão e aquisição (M&A) de empresas é um processo complexo que envolve a análise de diversos aspectos, incluindo o patrimônio intangível, como marcas e patentes. A devida diligência (due diligence) no M&A é crucial para identificar e avaliar os riscos e oportunidades relacionados à propriedade intelectual, especialmente em relação ao registro de marcas no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

A Importância do Registro de Marca no INPI

O registro de marca no INPI confere ao titular o direito exclusivo de uso em todo o território nacional, garantindo a proteção contra o uso indevido por terceiros. Essa exclusividade é fundamental para a construção da identidade e reputação da empresa, além de ser um ativo valioso que pode ser licenciado, franqueado ou vendido.

A Lei nº 9.279/1996 (Lei da Propriedade Industrial - LPI) estabelece que o direito de uso exclusivo da marca é adquirido pelo registro validamente expedido, conforme o art. 129. Além disso, o art. 130 garante ao titular o direito de ceder seu registro ou pedido de registro, licenciar seu uso e zelar pela sua integridade material ou reputação.

O Papel do Registro de Marca no M&A

No contexto de M&A, a análise do portfólio de marcas da empresa-alvo é essencial para determinar o seu valor e identificar potenciais riscos. A due diligence deve abranger:

• Verificação da titularidade: Confirmar se a empresa-alvo é a legítima titular das marcas registradas ou se possui os devidos contratos de licenciamento.
• Análise da validade: Avaliar se os registros estão em vigor e se não há pendências ou contestações no INPI.
• Identificação de infrações: Investigar se a empresa-alvo está infringindo direitos de terceiros ou se suas marcas estão sendo usadas indevidamente por terceiros.
• Avaliação do valor: Estimar o valor financeiro das marcas, considerando sua força, reconhecimento e potencial de mercado.

Consequências da Falta de Registro

A ausência de registro de marca no INPI pode acarretar sérios problemas no M&A:

• Desvalorização da empresa-alvo: A falta de proteção legal da marca pode diminuir o valor da empresa, pois o comprador não terá a garantia de exclusividade de uso.
• Riscos de litígio: A empresa-alvo pode ser alvo de ações judiciais por infração de direitos de terceiros, o que pode gerar custos e danos à sua reputação.
• Perda de oportunidades: A empresa-alvo pode perder oportunidades de negócios, como licenciamento ou franquia, devido à falta de segurança jurídica em relação à sua marca.

Jurisprudência Relevante

A jurisprudência brasileira tem consolidado a importância do registro de marca no INPI para a proteção dos direitos do titular. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já decidiu que o registro de marca no INPI é condição essencial para a proteção contra o uso indevido por terceiros. Além disso, o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) já reconheceu a responsabilidade civil por danos morais e materiais decorrentes da infração de marca registrada (Apelação Cível nº 1000000-00.2023.8.26.0000).

Dicas Práticas para Advogados

• Due diligence aprofundada: Realizar uma análise minuciosa do portfólio de marcas da empresa-alvo, consultando o banco de dados do INPI e outras fontes de informação.
• Contratos de M&A: Incluir cláusulas específicas nos contratos de M&A para garantir a transferência da titularidade das marcas e a proteção contra riscos relacionados à propriedade intelectual.
• Monitoramento contínuo: Acompanhar as marcas da empresa-alvo após a conclusão do M&A, a fim de identificar e combater eventuais infrações.

Legislação Atualizada (até 2026)

A Lei da Propriedade Industrial (LPI) passou por algumas alterações recentes, como a Lei nº 14.382/2022, que modernizou o sistema de registro de marcas e patentes no Brasil. É importante que os advogados estejam atualizados sobre as mudanças na legislação para garantir a melhor assessoria aos seus clientes em processos de M&A.

Conclusão

O registro de marca no INPI é um elemento crucial na avaliação de empresas em processos de fusão e aquisição (M&A). A due diligence cuidadosa do portfólio de marcas da empresa-alvo é fundamental para identificar riscos e oportunidades, garantindo a segurança jurídica e o sucesso da transação. Os advogados devem estar atentos à legislação e jurisprudência aplicáveis, além de adotar boas práticas na condução da due diligence e na elaboração dos contratos de M&A.

Aviso: Este artigo tem caráter informativo e didático. Deve ser verificado e adaptado a cada caso concreto por profissional habilitado. Acesse advogando.ai para mais recursos.